Pourquoi se faire accompagner et conseiller pour un dépôt de marque ?

Le dépôt d’une marque française ou de l’Union européenne est une démarche qui peut facilement être effectuée en ligne par toute personne sur les plateformes de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ou de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Ces offices disposent aujourd’hui de plateformes efficaces et lisibles, permettant de faciliter les dépôts.

Pourtant, la protection de ce titre de propriété peut présenter certaines difficultés et un accompagnement juridique par un professionnel tel qu’un avocat, peut avoir son intérêt. 

Déterminer le signe à déposer

Un dépôt de marque doit répondre aux critères posés par le Code de la Propriété Intellectuelle puisque tout signe ne peut pas être déposé à titre de marque.

Ainsi, ne peut constituer une marque, le signe dépourvu de caractère distinctif, le signe composé exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner dans le commerce une caractéristique du produit ou du service, le signe contraire à l'ordre public ou encore le signe de nature à tromper le public.

Lors de l’examen de la demande de marque, l’INPI et l’EUIPO effectuent une appréciation de ces critères. Il est utile d’obtenir l’avis d’un professionnel en amont pour limiter les risques de voir sa demande de marque rejetée par les Offices sur ces critères de dépôt.

Déterminer la disponibilité du signe

Si au stade de l’examen de la demande de marque l’INPI et l’EUIPO n’effectuent pas de recherche sur la disponibilité du signe, une fois la marque publiée, des tiers titulaires de droits antérieurs peuvent, lors de la période d’opposition, s’opposer à l’enregistrement d’un signe qui porterait atteinte à leurs droits.

Il est donc recommandé avant d’effectuer un dépôt de marque, de procéder à des recherches d’antériorités pour identifier les droits antérieurs pouvant gêner la procédure de dépôt et/ou nuire à l’exploitation commerciale du signe déposé à titre de marque.

Pour être valable, la marque doit juridiquement être disponible. Un signe est disponible quand il ne reproduit ou n’imite pas un signe qui bénéficie d’un droit antérieur pour des activités (produits ou services) qui seraient identiques ou similaires. Au rang de ces droits antérieurs l’on trouve notamment les marques antérieures déjà déposées, des dénominations sociales, des noms commerciaux ou encore des noms de domaine.

Le recours à un professionnel pour la réalisation d’une recherche d’antériorités permet d’obtenir un avis sur le risque juridique mais également sur le risque réel des antériorités identifiées.

Ceci permet de sécuriser le dépôt envisagé ou le cas échéant adapter sa stratégie de protection.

Déterminer une stratégie de dépôt

Le dépôt d’une marque nécessite de s’interroger sur les points suivants sur :

-       Le signe à déposer,

-       Le titulaire de la demande de marque,

-       Le libellé de la marque (liste des produits et services qui seront protégés par la marque),

-       Le territoire de protection de la marque.

Pour l’ensemble de ces éléments, un professionnel pourra vous aiguiller sur les choix vous permettant de protéger ou de valoriser au mieux vos droits de marque.

Le signe pourra être déposé sous la forme verbale ou sous la forme figurative, en couleurs ou en noir et blanc selon l’examen effectué du signe et la protection recherchée.

Le libellé d’une marque doit être rédigé en considération de l’exploitation envisagée. Un libellé large sera coûteux, davantage susceptible d’attirer les contestations de tiers disposant de droits antérieurs. En outre, le droit de marque pourra être affaibli au regard de l’obligation d’usage. Il est donc utile de rédiger un libellé « sur mesure » afin de limiter les risques de contestations potentielles de tiers qui peuvent engendrer des coûts supplémentaires de réponse et retarder le traitement de la demande de marque.

Un dépôt au niveau de l’Union européenne ou le dépôt d’une marque internationale pourra être approprié dès lors que les activités sont susceptibles de dépasser les frontières de l’Hexagone.

‍Assurer un suivi efficace de la procédure de dépôt et du titre après son enregistrement

Il est de plus en plus fréquent que l’INPI ou l’EUIPO formule des notifications, des objections ou des demandes de modifications au stade du dépôt. Ces corrections doivent être effectuées dans le délai imparti dans la notification.

Un professionnel habitué aux dépôts, pourra éviter l’écueil de certaines erreurs matérielles au stade du dépôt ou pourra effectuer avec ponctualité les mesures correctives appropriées dans le cadre d’une objection.

Le recours à un professionnel permet également, une fois la marque déposée et/ou enregistrée, d’effectuer une veille sur les dépôts postérieurs pouvant générer un risque de confusion, de surveiller l’échéance des titres venant à expiration, d’effectuer un dépôt de marque internationale dans le délai de priorité de 6 mois.

Le Cabinet vous accompagne dans l’élaboration de votre stratégie de marque et vous assiste dans le dépôt de marques en France, dans l’Union européenne et à l’internationale.

Le Cabinet reste à votre disposition pour toute question ou demande d’accompagnement.

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